[기출문제] 변리사 2023년 60회 2차 특허법 1번 문제 및 해설

안녕하세요 지미지입니다. 

변리사 기출문제 풀어보았는데, 공유해봅니다. 

변리사 2023년 60회 2차 특허법 1번입니다.

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【 문제-1 】(30점)

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20. 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권계약을체결하였다. 한편 乙은 발명 X'를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과乙은각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하려고 하고, 甲은이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)

1) 乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을청구하는 경우

3) 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는경우

(3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의 발명 X'의 실시가 甲의권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X'와 대비해야할사항을 설명하시오. (4점)

(4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (12점)

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문제1-(1)- 2점

1. 권리범위확인심판 의의 및 취지

권리범위확인심판은 특허발명의 권리범위를 확인대상발명과 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 제도로, 분쟁을 조속히 종결하기 위함이다. 

2. 특허권 침해소송과의 차이점 

권리범위확인심판은 분쟁당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인하는 절차가 아니고, 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 권리범위 속부를 판단함으로써 당사자 사이 분쟁을 사전예방함에 있어 고유한 기능을 갖는다.

 

문제1-(2)- 12점

1. 논점

권리범위확인심판의 심리범위에 대해 검토하여 본다.

2. 권리범위확인 심리범위 

(1) 심리범위 
기본적으로 특허발명의 권리범위가 확인대상발명에 미치는지 여부를 객관적으로 확인하는 것으로, 이와 관련되지 않은 사항은 심리범위에 해당되지 않는다. 

(2) 권리소진항변의 경우 - 1)관련 

1) 판례 
판례는 권리범위확인심판에서 특허권이 소진되었음은 침해소송에서 항변으로 할 수 있는 것이지, 권리범위를 확정하는 데 아무런 관련이 없다고 판시한 바 있다. 

2) 사안 
을은 X'관련 물건과의 관계에서 갑의 특허권이 소진되었다는 이유는 권리범위 확정과 아무런 관계가 없어 타당하지 않다.

(3) 진보성 무효사유 항변 - 2) 관련 

1) 판례
판례는 특허가 등록된 이상 무효심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 무효임을 전제로 판단할 수 없다고 보며, 
또한, 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유를 심리할 수 있다 함은 무효심판의 기능을 약화시킬 수 있어 부정한다. 

2) 사안 
갑은 X에 진보성이 없음을 이유로 한 주장은 권리범위확인심판의 심리대상이 아니므로, 주장은 타당하지 않다. 

(4) 균등범위 발명 속부 - 3)관련 

1) 판례 
판례는 특허발명의 구성요소 일부를 변경하였더라도, 과제해결원리가 동일하고, 실질적 동일효과를 나타내며 통상기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 경우 특허권 권리범위에 속한다고 본다. 

2) 사안 
갑은 을의 발명 X'가 자신의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 청구함은 타당하다. 

(5) 장래 실시할 수도 있는 발명 -4) 관련 

1) 판례 
판례는 권리범위확인심판의 경우 특허발명 권리범위가 확인대상발명 관계에 있어 효력이 미치는지 여부를 확정하는 것이므로, 장래 실시할 가능성이 없는 발명은 확인의 이익이 없다고 본다.

2) 사안 
을은 장래에 실시할 수도 있는 발명을 이유로 권리범위를 청구하여 실시 가능성이 있다고 판단되므로, 확인의 이익이 있으며 주장은 타당하다.

문제1-(3)- 4점

1. PBP청구항의 권리범위 해석 

(1) PBP 청구항
물건발명으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 청구항을 말한다. 

(2) 권리범위 해석
판례는 PBP청구항의 제조방법은 물건을 특정하는 수단에 불과하므로, 본질은 물건발명에 해당한다고 본다. 

2. 확인대상발명 X'와 대비해야 할 사항
갑의 X 특허권 본질은 물건발명이므로, 확인대상발명 역시 물건인 X'로 특정하여 대비 판단해야 한다. 

문제1-(4)- 12점

1. 논점 
특허무효심판 심결의 인용, 기각심결 결과에 따른 갑의 조치에 대해 검토하여 본다. 

2. 무효심판 인용심결의 경우 갑의 조치

(1) 인용심결 확정 효과 
특허권이 무효심판에 의해 인용심결 확정된 경우 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제133조 제3항). 

(2) 인용심결 확정 전 갑의 조치 

1) 심결취소소송
심결 등본을 송달받은 자는 30일 내 심결취소소송을 제기할 수 있다. 
또한, 심결취소소송을 제기한 경우 특허법원에 계류 중이므로, 특허권자는 별도의 정정심판을 청구할 수 있다. 

2) 사안 
갑은 인용심결 확정 전이라면 심결취소소송을 제기하여 무효사유를 다시 한번 다투어 볼 수 있다. 
또한, 갑은 무효사유가 정정을 통해 해소될 수 있다고 판단하는 경우, 심결취소소송을 제기 후 정정심판을 청구하여 승소가능성을 높일 수 있다.

(3) 인용심결 확정 후 갑의 조치 

1) 실시권자와의 관계  
판례는 특허권이 무효로 된 경우 실시계약의 원시적 이행불능상태 혹은 계약 자체에 무효사유가 없는 한 무효확정시부터 이행불능 상태에 빠진다고 본다. 
따라서, 특허권자는 실시계약으로 이미 지급받은 실시료를 반환할 의무는 없다고 본다. 

2) 사안 
갑의 특허권은 소급무효되므로, 이를 기초로 체결한 병의 독점적 통상실시권 계약 지위는 소멸한다.
다만, 갑은 특허권 무효되었더라도 이미 지급받은 실시료를 반환할 의무는 없다.

3. 무효심판 기각심결의 경우 갑의 조치
갑의 특허권과 관련된 무효심판 기각심결은 침해소송과의 관계에 있어 유력한 증거가 될 수 있다. 갑은 침해소송에 기각심결을 유력한 증거로 활용할 수 있다.