[기출문제] 변리사 2023년 60회 2차 특허법 2번 문제 및 해설

안녕하세요 지미지입니다. 

변리사 기출문제 풀어보았는데, 공유해봅니다. 

변리사 2023년 60회 2차 특허법 2번입니다.

---

【 문제-2 】(20점)

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 특허청에 발명 A를 특허출원(이하 “특허출원 X”라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지아니한발명으로 보는 경우)에 의한 공지예외주장을 하지는 않았다. 심사관은공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지예외주장을 하여 거절이유를극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)

(2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 특허청은 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 특허청의 주장이 타당한지에 관하여설명하시오. (6점)

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인변경신고를하지 않았다. 甲은 특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관은 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 전달받은 乙이 심결취소소송을제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

---

문제2-(1)-9점

1. 논점 
공지예외주장 시기 및 절차를 검토하여 갑 주장 타당성 여부를 살펴본다. 

2. 공지예외주장 시기 및 절차

(1) 공지예외주장 의의 및 취지 
출원 전 공지된 발명에 대하여 공지예외주장을 하는 경우 공지되지 않은 것으로 취급하는 제도이다(특허법 제30조). 출원인의 이익을 보호하기 위함이다. 

(2) 요건 및 절차
공지된 날로부터 12개월 내 출원하여야 하며, 출원시 취지를 기재 및 출원일로부터 30일 내 증명서류를 제출하여야 공지예외주장 인정받을 수 있다.

(3) 보완수수료 납부시 시기적 요건
출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우라도 의견제출기회 부여에 따른 보정기간에 보정할 수 있다(특허법 제30조 제3항 제1호).

(4) 분할출원의 경우 

1) 원칙 
원출원이 공지예외주장을 한 경우 분할출원일로부터 30일 내 증명서류를 제출하는 경우 적법한 공지예외주장으로 인정된다(특허법 제52조 제2항 제2호).

2) 판례 
판례는 원출원시 공지예외주장하지 않은 경우라도 원출원인 공지일로부터 12개월 내 출원되었다면 분할출원시에 공지예외주장 취지 기재 및 30일 내 증명서류 제출시 공지예외주장 인정받을 수 있다고 본다. 

3) 검토 
공지예외주장의 취지는 출원인 보호를 위함이고, 개정법 경과상 공지예외주장을 인정하는 사유가 확대되고 있는 점을 고려할 때, 판례는 타당하다. 

3. 갑 공지예외 주장 타당성 검토 

(1) 보정시기 내 주장
특허법 제30조 제3항 제1호 규정에 따라 보완수수료를 납부하는 경우 보정기간 내 공지예외 주장 가능하다. 

(2) 분할출원하면서 주장
최근 판례의 태도에 따라 원출원시 공지예외주장하지 않았더라도, 원출원이 공지일로부터 12개월 내 출원하였으며, 분할출원시 공지예외주장 절차요건 갖춘 경우 주장 가능하다. 

문제2-(2)-6점

1. 논점 
거절결정불복심판청구 심결취소소송의 심리범위 검토하여 특허청 주장 타당성 살펴본다. 

2. 심결취소소송 심리범위 검토

(1) 원칙
판례는 심결취소소송에서 당사자는 새로운 사유를 주장할 수 있고, 법원은 제한 없이 이를 심리판단할 수 있다고 본다. 

(2) 예외 

1) 판례 
판례는 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송의 경우 거절이유통지에 기재되어 있지 않은 새로운 인용발명을 주장할 수 있다고 한다면, 출원인은 새로운 거절이유에 대한 의견제출기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 허용된지 않는다고 본다. 

2) 검토 
의견제출기회 부여는 강행규정으로써, 판례는 타당하다. 

3. 특허청 주장 검토 
출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이없다는 이유로 거절결정하였으나, 심결취소소송단계에서 특허청이 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장함은, 의견제출기회가 부여되지 않은 사항으로, 심리범위를 벗어난 것으로 부당하다.

문제2-(3)-5점

1. 심결취소소송 당사자 적격

(1) 당사자 적격
심결취소소송은 심결의 당사자, 참가인, 심판에 참가신청하였으나 거부된 자만이 제기할 수 있다(특허법 제186조 제2항).

(2) 특허를 받을 수 있는 권리 양도한 경우 
특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항).

(3) 특정승계인이 제기하고자 하는 경우
판례는 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 출원인변경신고가 효력발생요건이므로, 양수인이 출원인변경신고 없이 결취소소송을 제기하는 경우 양수의 효력이 발생하지 않아 당사자적격이 없으며, 소제기 기간 내에 출원인변경신고해야만 적법하다고 본다. 

2. 을의 심결취소소송 당사자적격 검토
을은 출원인변경신고를 하지 않은 상태로 심결취소소송 제기시 당사자로서 부적합하나, 소제기기간 내에 출원인변경신고를 하는 경우 적법해질 수 있다.

---

-지미지 올림