[기출문제] 변리사 2023년 60회 2차 특허법 3번 문제 및 해설

안녕하세요 지미지입니다. 

변리사 기출문제 풀어보았는데, 공유해봅니다. 

변리사 2023년 60회 2차 특허법 3번입니다.

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【 문제-3 】(30점) 甲은 “대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법”에 관한 발명을완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다. 乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명(A + C + M)을 완성하여 이발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게되면甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다. 乙은 자신의 발명(A + C + M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은乙의연마용 패드를 사용하여 화학적ㆍ기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이동시키는 통로가포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권침해주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)

(2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조ㆍ판매할수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할수있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

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문제3-(1)-12점

1. 논점 
간접침해 및 균등침해를 검토하여 갑의 을, 병에 대한 침해주장 타당성 살펴본다. 

2. 을에 대한 간접침해 검토 

(1) 간접침해 의의 및 취지
특허발명 구성요소 일부를 결여한 물건을 실시하는 경우 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우 간접침해로 성립된다. 특허권 권리구제 실효성을 높이기 위함이다.

(2) 요건
물건발명의 경우 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 등의 실시행위는 간접침해로 된다(특허법 제127조 제1항 제1호).

(3) 생산의 의미 
판례는 간접침해에서 말하는 생산이란 발명의 구성요소를 결여한 물건을 사용하여 물건의 모든 구성요소를 갖춘 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하고, 공업적인 생산에 국한되지 않고 가공, 조립 행위도 포함된다고 본다. 

(4) 생산에만 사용하는 물건에 다른 구성요소 부가한 경우 
판례는 특허발명 생산에만 사용하는 물건에 다른 구성요소를 부가하여 다른 용도가 창출된 경우에, 부가된 물건으로 인해 다른 용도가 생겨난 경우라도, 특허발명 생산에만 사용하는 물건을 구성하는 부분 자체로는 여전히 다른 용도가 없다면 간접침해에 해당한다고 본다.

(5) 사안 
을의 발명은 갑의 특허발명 구성 중 B를 결여하고 있으나, 이를 사용하려면 브레이크 및 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고, 이를 수행하는 과정에서 구성 B와 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성되므로, 을의 발명은 갑의 발명외에 타용도가 있다고 보기 어려워, 을의 발명을 사용하게 되는 경우 갑의 특허를 침해할 개연성이 있다.
따라서, 을의 발명은 갑의 특허권 간접침해로 성립될 수 있다. 
한편, 을의 발명은 부가된 구성 M에 의해 우수한 작용효과가 있다고 하더라도, 간접침해 성립에는 변함이 없다.

3. 병에 대한 직접침해 검토

(1) 이용관계
판례는 특허발명 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 특허발명이 일체성을 유지하는 경우를 말한다고 본며, 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 본다. 

(2) 사안 
병은 을의 발명 A+C+M을 사용 중에 있으며, 이를 수행하는 과정에서 갑의 결여된 구성요소 B와 동일한 구조 및 기능을 하는 줄무늬 홈이 형성되고 있어, 실질적으로 갑의 발명 A+B+C 모두를 실시하고 있고, 일체성이 유지된다고 볼 수 있으므로 균등한 범위 내 이용관계에 해당된다.
따라서, 병의 실시행위는 갑의 특허권 직접침해로 성립될 수 있다.
한편, 부가된 구성 M에 더 우수한 효과가 있다고 하더라도 기술적 구성의 일체성이 상실된다고 볼 수 없어, 직접침해 성립에는 변함이 없다.

4. 소결 
갑은 을에 대해 간접침해 주장, 병에 대해 직접침해 주장을 할 수 있다. 

문제3-(2)-8점

1. 논점 
반제품을 이용한 완제품 생산시 직접침해 인정가부 및 속지주의 원칙을 검토하여 갑의 정, 무에 대한 침해 주장 타당성 살펴본다.

2. 정에 대한 침해 주장 타당성 검토

(1) 특허권 실시 및 침해
물건발명의 경우 물건을 생산, 양도, 대여, 수입, 청약하는 행위가 실시행위가 될 수 있으며, 제3자가 이를 무단으로 실시하는 경우 특허권 침해로 성립된다. 

(2) 반제품 생산의 경우 
판례는 국내에서 특허 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계인 가공, 조립이 남아있으며, 극히 사소하여 반제품의 생산만으로도 특허발명 구성요소가 유기적으로 결합된 일체로써 가지는 작용효과를 구현하는 경우에는, 예외적으로 국내에서 특허발명 제품이 생산된 것으로 본다. 

(3) 사안 
정은 갑의 특허발명 반제품을 생산하고 있으며, 이를 무에게 수출 중으로써 수출행위는 특허권 침해로 되지 않는다. 
다만, 반제품의 생산행위 관련하여, 반제품이 조립하여 완제품으로 제작될 수 있고, 수출 후 마지막 가공조립의 단계만 남아있으며, 이러한 단계가 극히 사소하여 반제품의 생산만으로도 특허발명의 구성요소가 유기적으로 결합된 일체로써 가지는 작용효과가 구현된 경우 특허제품의 생산행위로 볼 수 있고, 직접침해로 성립될 수 있다. 
따라서, 정의 이러한 생산행위에 대한 갑의 특허권 침해 주장은 타당하다. 

3. 무에 대한 침해 주장 타당성 검토 

(1) 속지주의 원칙 
국내 특허권자의 효력은 특허권이 등록된 국가 영역 내에서만 미치는 것이 원칙이다. 

(2) 사안 
속지주의 원칙상 해외에서 생산을 하고 있는 무의 행위에 대하여는 효력이 미칠 수 없어, 무에 대한 침해주장은 부당하다. 

4. 소결
갑의 정에 대한 침해주장은 직접침해로써 적법하나, 병에 대한 침해주장은 부당하다. 

문제3-(3)-10점

1. 논점 
간접침해 여부 검토하여 갑의 Y실시권자에게 의뢰받은 제3자 Y에 대한 조치 살펴본다.

2. 간접침해 여부 검토 

(1) 실시권자에게 의뢰받은 제3자의 전용품 생산 

1) 판례 
판례는 특허권자로부터 허락받은 실시권자로부터 제3자가 전용품 생산을 의뢰 받고 실시권자가 실시하는 경우, 특허권자는 실시권 설정시 특허권 가치에 상응하는 이윤을 회수 할 수 있었으므로, 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 볼 수 없어, 그러한 제3자의 전용품 실시행위가 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다고 본다. 

2) 검토 
간접침해는 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 실효성을 확보하고자 하는 것이므로, 판례는 타당하다. 

(2) 사안 
Y는 갑의 적법한 통상실시권자인 X로부터 전용품 제작을 의뢰받은 자로써, Y의 전용품 실시행위는 갑의 특허권의 이익을 새롭게 침해한다고 보기 어렵다.
다만, 통상실시권자 X가 갑으로부터 허락받은 실시범위는 특허발명의 실시에 적합한 제조판매 행위이나, 전용품 제작은 통상실시권의 범위를 넘은 것으로, 간접침해에 해당된다.

3. 갑의 Y에 대한 조치

(1) 민사상 조치 
갑은 Y에게 간접침해를 주장하여, 침해금지청구, 손해배상청구 등의 민사상 조치를 할 수 있다.

(2) 형사상 조치 
판례는 간접침해는 민사책임을 부과하기 위한 것으로, 형벌법규에 적용될 수는 없다고 보아, 형사상 침해죄는 묻기 어렵다. 

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-지미지 올림