[기출문제] 변리사 2023년 60회 2차 특허법 4번 문제 및 해설

안녕하세요 지미지입니다. 

변리사 기출문제 풀어보았는데, 공유해봅니다. 

변리사 2023년 60회 2차 특허법 4번입니다.

 

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【 문제-4 】(20점)

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C로 구성된 발명 X를 완성하여특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C1과 C2로 구성되어있다. (단, 이때 C1과 C2는 C의 하위구성요소이다.) 乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C2로 구성된 발명 Y를 완성하여특허출원을 하였다. 甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A + B + M으로 구성된 심혈관 치료물질에관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각물음은독립적이다.)

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한요건에관하여 설명하시오. (5점)

(2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지않은것으로 가정한다.) (5점)

1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우

2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우

3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

(3) 심혈관 치료물질에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명X의구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은甲의 특허권 침해 주장이 부당하다고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권침해주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시오. (10점)

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문제4-(1)-5점

1. 선택발명 의의

선택발명은 공지된 선행발명에 구성요건이 상위 개념으로 되어 있고, 해당 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건으로 하는 발명을 말한다. 개량발명을 장려하기 위함이다. 

2. 선택발명 진보성 요건 

(1) 구성의 곤란성이 있는 경우 
판례는 선행발명에 특허발명 상위개념이 공지된 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성은 부정되지 않는다. 

(2) 구성의 곤란성이 없는 경우
판례는 특허발명에 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 경우 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖거나, 양적으로 현저한 차이가 있어야 하며, 구체적인 내용이나 정량적인 기재가 있어야 한다고 본다.

(3) 사안 
을의 발명 A+B+C2은 갑의 특허발명 A+B+C를 상위개념으로 하는 발명으로써 하위구성요소로 이루어져 있으므로, 선택발명에 해당한다. 
다만, 상위개념 C의 하위 구성요소는 C1, C2뿐이므로, 상위개념으로 부터 하위개념을 쉽게 선택할 수 있어 구성의 곤란성이 인정된다고 보기는 어려워, 갑특허발명에 비해 이질적이거나 양적인 효과 및 기재가 있어야 진보성 인정될 수 있다. 

문제4-(2)-5점

1. 상위개념이 선출원인 경우 

(1) 판례 
판례는 후행발명이 선행발명의 기술적 요지를 모두를 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후발명이 선행발명의 일체성을 유지하는 경우 이용관계에 해당하고, 특허발명과 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 보아, 침해를 긍정한다.

(2) 사안 
갑의 특허권이 상위개념이고, 을의 후출원이 하위개념에 해당하여 갑의 특허권 구성요소를 전부 포함하고 있으므로, 후출원을 실시하는 경우 이용관계로써 침해에 해당한다. 
한편, 을의 후출원에 현저한 작용효과가 있더라도 이용관계 성립에는 영향이 없다. 

2. 하위개념이 선출원인 경우 
선출원 등록 발명이 하위개념이고 후출원 발명이 상위개념인 경우 후출원ㅇ르 실시하는 경우 균등침해로 성립될 수 있다.

3. 상하위 개념 동일자 출원인 경우

상하위 개념이 동일자 출원된 경우 서로 동일한 발명으로써, 협의제에 따라 어느 출원 발명도 등록을 받을 수 없다. 만일, 등록받더라도, 무효사유가 존재하므로 무효로 될 것임이 명백하여 침해로 성립될 수 없다. 
따라서, 모두 실시가능하며 서로 침해로 성립되지 않는다. 

 

문제4-(3)-10점

1. 논점 
균등침해 판단요건 및 법리를 검토하여 대응조치로써, 비침해 주장 및 소극적 권리범위확인심판청구에 대해 살펴본다. 

2. 균등침해 비침해 주장 검토 

(1) 균등침해 의의 및 취지 
특허 구성 중 일부를 변경하여 실시하는 경우에 그와 같은 변경이 특허범위와 균등한 범위 내의 실시라면 특허침해로 볼 수 있다. 특허권자의 실효적 보호를 위함이다.

(2) 균등침해 요건 
특허 구성 중 일부를 변경하여 실시하는 경우 특허발명과 과재해결원리가 동일하고, 실질적인 작용효과가 동일하며, 통상기술자가 쉽게 발명할 수 있는 경우 균등침해로 볼 수 있다. 

(3) 과제해결원리 판단 법리
판례는 특허청구범위에 기재된 구성 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명 기재와 출원 당시 공지기술을 참작하여, 선행기술과 대비해 볼때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구해야한다고 본다. 

(4) 사안 
갑은 X의 구성요소 중 C가 병의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하나, 과제해결 동일성은 구성 일부를 형식적으로 추출하여 판단하는 것이 아니라, 기술사상의 핵심을 실질적으로 판단해야 함을 주장하고, 
그 결과, 병은 출원 전 공지기술을 찾아 과제해결원리의 동일성 범위를 좁혀 실질적으로 다른 과제해결원리를 나타내어 균등침해가 아님을 주장할 수 있다.

3. 소극적 권리범위확인심판 청구 

(1) 침해 소송과의 관계 

권리범위확인심판은 침해소송에 있어 기속력을 갖지는 않으나, 신속한 분쟁해결이라는 점에 있어 고유한 기능을 가지며, 심결확정되는 경우 침해소송에서 유력한 증거로 활용될 수 있다. 

(2) 사안 
병은 자신의 실시대상발명을 확인대상발명으로 하여 갑의 특허발명에 대해 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. 이 경우 과제해결원리가 실질적으로 다름을 주장하여 권리범위에 속하지 않음에 대해 객관적으로 확인을 받을 수 있다.